详解多方复审（IPR）程序

IPR程序适合谁？

*企业可以主动使用IPR程序以使可能妨碍其在美国市场竞争的专利无效

*当企业在联邦地区法院或国际贸易委员会被控告专利侵权时，IPR也可被用作无效专利的低成本并有效的方法
IPR程序的优点？

*能够快速解决问题（立案后18个月结案）

*专业知识丰富的专利行政法官

*较低的成本（与诉讼相比）

*有利的权利要求解释标准

*有利的证明标准

*可能有的和解优势

*联邦地区法院案件（但国际贸易委员会大概不适用）潜在的暂停
IPR程序也不是万能的，您应当注意：

*禁止反言问题

*提起请求的条件并不宽泛（仅限可预见性、显而易见性，仅限在先专利和印刷刊物等）

*论述专利无效的机会受限 （立案前，请求人只有一次机会阐述专利无效论点。如果成功立案，请求人还有一次提交书面材料的机会，但是无法再添加新的论点）

*专利权人有两次机会提出有效性的论点，然后请求人才能作出答复。

前言

您是否也像很多企业一样遇到过这样的情况：希望在美国市场销售产品，但竞争对手的专利却让您望而却步。经过初步调查和研究，您相信竞争对手的专利权是无效的。您看到了进入美国市场对企业发展的重要价值，但希望避免在美国法院进行费用高昂的知识产权诉讼。

我们曾就此情况多次为客户提供法律意见，并有一个好消息与您分享：企业可以通过一个费用较低、速度较快且通常十分有效的替代方案来挑战美国专利的有效性。美国专利及商标局（USPTO）下属的专利审判及上诉委员会（PTAB）主管的各类授权后复议程序自2012年9月启动以来，为有意在美国法院以外挑战美国专利有效性的相关方提供了一个极富吸引力的机会。

本文将简要介绍当前美国专利授权后复议程序中最为广泛使用的程序—即多方复审（IPR）程序。我们将为您解读IPR程序的实质，讨论该程序如何运作，并为涉及（或考虑提起）该程序的公司提供实用建议。

第一部分：IPR基本情况

IPR是一项专门的程序，任何人（但专利所有人除外）可通过该程序在美国专利及商标局（USPTO）的专利审判与上诉委员会（Patent Trial and AppealBoard, PTAB ）挑战一项或多项美国专利的有效性[2]。在IPR中，当事方挑战某一专利有效性的主张仅限于该专利被在先专利或印刷出版物所预见或是基于上述两类证据应被认定显而易见[3]。

使用IPR面临一些限制。例如，该程序仅可用于对专利的有效性提出挑战。 其他问题，例如侵权及可强制执行性，则有待通过其他途径作出裁定。此外，当事方仅可使用专利或印刷出版物以可预见性[4]或显而易见性为依据来挑战专利的有效性。以下图表列出了在IPR以及PTAB主管的其他两类授权后复议程序中可提出的法律主张：

尽管有上述限制的存在，但是由于IPR程序耗时短、举证标准较低、权利要求解释标准更为宽泛且审理该等程序的专利法官具备专业知识，IPR仍然受到了众多企业的欢迎。

IPR概述

USPTO将IPR程序描述为“审判程序”[5]。在该审判程序过程中，由当事方提交证据，提供证人证言（通常以声明形式），并在一个由三名法官组成的审判小组前进行当庭论述。该程序由一方（“请求人”）提交文件（“请求书”）要求PTAB启动审判程序而开始。如果PTAB认为请求人已证明所涉及专利中至少有一项权利要求不应取得专利的可能性很大，将启动审判程序。

IPR程序是可酌情裁定的，这意味着PTAB有较大的权力决定是否启动复议（立案）。PTAB是否启动审讯的决定是最终裁定且不可提出上诉[6]。

一旦IPR启动，大部分“审判程序”均以书面形式进行。当事方主要以陈辩书（Brief）的形式提交论述，PTAB几乎从不听取现场证词。因此，许多人将IPR审讯比作美国地方法院的简易判决程序。

尽管PTAB的规则允许提出要求各种救济的动议（Motion），但几乎所有动议均必须在提出前以电话会议的方式得到专利行政法官的事先授权[7]。类似地，规则仅规定进行“有限的证据开示”[8]，且诉讼方如有任何进行额外证据开示的需要则必须证明该需求是“符合司法利益的”[9]—而在实践中这个要求被证明很难达到[10]。

上述政策正是委员会如何将专利有效性裁定程序“程式化”的例子。与在美国联邦地方法院或在美国国际贸易委员会（ITC）依据337法案进行诉讼相比，IPR证据开示环节简化且涉及动议较少，使得裁决更为快速，并减少诉讼方的费用。

IPR的优点

尽管应提起IPR的原因很多，但对于大多数客户而言该程序主要具有四大优点：（1）快速的程序；（2）知识渊博的法官；（3）有利的举证标准；（4）宽泛的权利要求解释标准。

许多客户更愿意选择IPR，因为采用该程序比在地方法院或在USPTO几十年前制定的再审程序（Inter Partes Reexamination）中挑战专利更快捷。在通常情况下，美国地方法院审理程序需要五年或更长的时间才能结案，而IPR通常在请求书提交后的18个月便可完结[11]。实际上，规则要求IPR应在委员会作出是否立案决定（这一决定通常在请求书提交后的6个月作出）后的一年内完结[12]。

IPR的另一主要优点为：美国地方法院专利案件可能会由一名不熟悉专利法的法官审理，而IPR则是由知识渊博的专利法官审理。IPR程序由USPTO的三名行政专利法官组成的小组进行监督。这些法官均有技术背景并通常具有审理专利诉讼案件的经验，这使得这些法官既了解所争议的技术问题，又熟悉美国专利法的具体规定。法官对美国专利法详细规定的熟悉及其在特定技术领域的专业知识可使诉讼方进行更为复杂的论证，而这些复杂论证通常是其他美国法官或陪审团所无法理解的。

用户青睐这一程序的另一原因是IPR程序的举证标准较低，在IPR程序中证明专利无效没有地方法院诉讼那么让人望而生畏。由于美国法中的“专利权推定有效”原则，[13]，地方法院和ITC规定的专利无效举证标准是“明确且令人信服”。但是在IPR程序中，上述推定有效原则并不适用，举证标准是标准较低的“优势证据”，即请求人仅需证明相关权利要求无效的可能性比其有效的可能性更大[14]。

IPR程序还采用更为宽泛的权利要求解释标准。在地方法院或ITC，专利权利要求要依据“字面一般意义”标准予以解释[15]。但是在IPR程序中，适用的标准是以专利的具体规定为背景对未到期专利的权利要求作出“最广泛的合理解释”[16]。此更宽泛的解释标准导致的结果是专利权利要求范围扩张，因而更容易与先有技术相冲突，并因此被认定为是不能取得专利的。结合IPR中较低的举证标准来看，这一更宽泛的权利要求解释标准通常使委员会比美国地方法院法官或陪审团更容易认定专利权利要求无效。

第二部分：IPR程序详细步骤

IPR程序通常会持续18个月，自一方提交请求书起至PTAB就案件出具最终书面裁定止。下图对IPR程序通常的时间表进行了说明，自提交请求书之日起至委员会出具最终书面裁定为止[17]。本部分将详细讨论通常情况下IPR程序的各个步骤。

图1：IPR程序通常时间表

第1步：请求书及支持证据

IPR 程序自提交请求书起启动。请求书中应对一项美国已授权专利的一项或多项权利要求作出无效性论述，说明为何每项被挑战的权利要求应被认定为是不应取得专利的。在IPR 程序中，无效性论述必须基于能够使受挑战的专利权利要求可预见或成为显而易见的先有技术专利或印刷出版物[18]。

请求书可列举被挑战的权利要求为何无效的数个原因（简称为“理由”）。例如，一份请求书可论述一份引述资料预见了一项权利要求，并可随后论述两份其他引述资料共同使该权利要求成为显而易见。

当提交请求书时，请求人还可提交书面证据以支持其论述，包括受到挑战的专利的副本、专利的起诉史、用以挑战专利权利要求的印刷出版物（例如其他专利、文章、文本等），以及相关领域专家的声明等。

专家声明大概是与请求书一起提交的材料中最重要的部分。请求人应在准备IPR请求书的早期阶段找到一名知识渊博的专家。合格的专家将是先有技术文献的宝贵来源，还可为无效性论述提供额外见解和补充解释，并提高论述的深度。专利争议通常会归结为“专家的战争”，因此仔细审查专家的资质及过去的经验十分重要。在考虑专家的技术经验时，不应仅专注于专家的技术知识，还应关注其在供词作证及当庭作证方面的经验。我们的建议是寻找拥有出众技术知识并可从容应对不友好的律师提问的专家。同时，由于IPR程序是由富有经验的专利法官而并非由普通民众组成的陪审团审理，相比较而言，专家的“声望”不及其对具体技术领域的专业知识及处理交叉询问的能力重要。

为了说服PTAB启动复议（立案），请求书必须显示请求人成功证明至少有一项专利权利要求是不应取得专利的“合理可能性”确实存在[19]。如本文第三部分所作的进一步讨论，请求书和支持证据目前是IPR中最重要的部分，因此我们建议竭尽全力准备尽可能“完美”的请求书。

请求书在篇幅上有限制。一份IPR请求书的字数不得超过14,000字，不包括某些特定部分（例如目录及某些强制性披露[20]）。虽然这一篇幅要求看起来并不短，但实际上要在规定的字数内进行论述是很有挑战性的。请求人应尽可能详细地作出最具说服力的论证。采用“开放式”（指随意拼凑任何可能论点而成，既无深度也无重点）方式起草的IPR请求书成功的概率很小。事实上，我们的经验证明，PTAB通常会无视其认为重复或缺乏支持性证据的理由。

在请求书提交不久后（通常为2至3周），PTAB的律师助理将对请求书进行审查并确保其符合所有正式提交要求，例如在格式及篇幅方面。在确认受理请求书后，PTAB将在设定请求书提交日通知（Notice of Filing Date Accorded）中指定请求书的正式提交日期。也就是说，PTAB认为通过审查的请求书才算完成提交，所以设定请求书提交日通知中指定的日期才是正式提交日期。专利所有人的初步回复和PTAB是否启动程序的决定均受时间期限制约，而此文件正是这两个期限的触发点。我们将在下文中对这两项内容逐一进行讨论。

第2步：专利所有人的初步回复

在收到设定请求书提交日通知后的三个月内，专利所有人应提交专利所有人初步回复（Patent Owner’s Preliminary Response）[21]。在该初步回复中，专利所有人应说明其认为不应启动IPR的原因[22]。专利所有人可在提交其初步回复时同时提交额外证据，包括以声明方式出具的专家证词。但是，如果专利所有人提供的证词显示双方就重要事实存在实质性争议，PTAB将从对无效请求人最为有利的角度来考虑此争议[23]。

与请求书一样，专利所有人初步回复的篇幅限制在14,000字。[24]

第 3步：委员会启动审理（立案）决定

在专利所有人初步回复截止日期后的三个月内，PTAB将发布启动审理决定（Institution Decision）[25]。这一决定将确定PTAB是否会启动审判程序（立案），如果获准立案，还会确定会对哪些受到挑战的权利要求进行审理以及PTAB将审理的理由。

通常情况下启动审理决定会介绍受到挑战的专利和技术，对诉讼双方存在争议的权利要求条款进行解释，讨论无效请求人和专利所有人的主张，并针对请求书中提出的每个无效理由概述决定同意或反对立案的原因。