易继明——遏制专利蟑螂_评美国专利新政及其对中国的启示

一、引言

    2011年9月16日，美国总统奥巴马签署的《美国发明法案》（America Invents Act，简称AIA法案）被视为是近60年来为提高专利系统的有效性和可靠性而进行的具有里程碑意义的立法。但奥巴马认为，这只是专利制度改革的一部分。他说：“我们对于专利的改革仅仅进行了我们希望达到的要求的一半。我们需要做的是将更多的利益相关者团结在一起，以便我们可以就专利诉讼问题达成一致。”当今技术正加速度地进步，必须调整并确保专利系统与技术的更新保持协调一致。

    AIA法案就专利审查的异议程序设置了新的机制，并采取其他措施以提高专利的质量。此外，美国法院澄清了可专利性的范围，以减少滥用专利诉权的行为。但是，创新者依然面对“专利蟑螂”（Patent Troll）的挑战：一些专利公司不实际生产专利产品，而是利用一种商业模式来劫持他人的创意并从中获利。为了解决上述问题，美国奥巴马政府提出了5项行政措施，并向国会提出了7项立法意见，以共同打击专利蟑螂，为创新者提供良好的创新环境。此举可谓奥巴马政府之“专利新政”。同一天，总统行政办公室发布由总统经济顾问委员会、国家经济委员会和科技政策办公室共同起草的一份报告《专利主张与美国创新》（Patent Assertion and U．S．Innovation，以下简称《报告》），说明了此次专利新政的出台背景。

    事实上，美国众议院议员彼得·德法西奥（Peter DeFazio）2012年就提出了《保护高技术创新者免遭恶意诉讼法案》（Saving High－Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act，简称SHIELD法案）。该法案虽遭否决，但到了2013年，其与贾森·谢费茨（Jason Chaffetz）议员联名再次提出同名法案，提交美国众议院委员会审议。近年来，美国奥巴马政府和国会相继提出遏制专利蟑螂的一系列举措，旨在为专利创新者扫清障碍，为美国经济增长增添活力。特别是奥巴马政府5项行政措施和7项立法意见的发布，标志着美国专利新政的开始。

    本文就奥巴马政府专利新政及国会立法情况进行简要介绍和评析，并指出其对中国的启发意义。为了首先了解奥巴马政府专利新政的背景，下文先介绍《报告》的主要内容。《报告》描述并分析专利蟑螂的特点及其给美国专利创新体系所带来的危害。其次，介绍奥巴马政府宣布采取的5项行政措施和7项立法意见。再次，介绍和分析SHIELD法案主要内容及立法前景。在上述基础上，最后对我国因应专利蟑螂问题提出一些建设性的意见。

    二、美国专利新政的背景

    专利蟑螂或称“专利流氓”，是一种通俗的贬称。严格法律意义上讲，就是指一种专利维权主体（Patent Assertion Entities，简称PAEs）。这些主体本身并不实施专利技术，也不制造专利产品或者提供专利服务，而是从其他公司、研发机构或个人发明者手中购买专利的所有权或使用权，然后专门通过专利诉讼或利用专利诉讼相要挟，从而赚取巨额利润的专利经营公司。基于其拥有专利但又不实施专利技术的特点，又称之为“非实施主体”（Non－Practicing Enti-ties，简称NPEs），或可称为“专利持有公司”、“专利经营公司”、“专利许可公司”、“专利授权公司”等。这种公司往往是一种空壳公司，具有很强的寄生性。自然，那些以研发为主的大学、科研机构和独立发明人虽不实施专利，但不以维权作为盈利模式，并不属于人们通常所说的专利蟑螂。几年前，人们还在为这种知识产权经营模式而欢呼，而且确有不少公司采取这种商业模式经营而大获成功，如著名的美国高智发明公司（Intellectual Ventures，简称IV）在2011年就拥有超过30，000项专利（并以每年上千件新专利的速度增长），通过专利授权与专利诉讼获利超过20亿美元。但《报告》认为，专利蟑螂造成了美国发明人和公司的巨大损失，损害了美国的创新能力。

    《报告》开门见山地指出，根据美国宪法，专利制度的目标在于“通过赋予发明人有限时间的排他性权利来促进科学和文化的发展，进而通过这种方式为创新提供激励机制”。《报告》除摘要和引证文献之外，正文包括五个部分，共15页。正文部分，描述并分析了专利蟑螂活动及其对创新与经济发展带来的影响，并提出了一些建议。

    （一）专利中间商的作用

    专利中间商（或称“专利中介机构”）在专利创新及其运用体系中扮演着重要的社会角色。对于发明者和专利购买者来说，找到合适的合作对象是很困难的。因为潜在有价值的专利技术通常并非显而易见，往往取决于其所依赖的技术之间的互补性。大体上讲，专利中间商活化专利，加大了市场的流动性；而市场流动性增强，也对专利中间商有利。一方面，这些专利中间商通过匹配专利持有者和专利购买者之间的需求，维持并促进专利系统的有效性，实现各方利益的最大化。

    但是，另一方面，有些专利中间商在减少专利创新方面，也起着消极的作用。近年来，不断发展壮大的专利蟑螂公司就是这样，“他们利用专利来获得专利许可费，而不是支持技术的转移和发展”。实践中，获取这些费用意味着积极的专利诉讼，甚至是滥用专利诉权。《报告》分析了专利蟑螂商业模式的几个主要特点：第一，专利蟑螂本身并不“实施”专利，他们既不从事技术的研发，也不制造与该专利技术相关的专利产品或者实施相应的专利方法；第二，专利蟑螂并不旨在促进“技术转化”，即他们不在意是否真正地将专利的权利要求转化为可使用的产品或者可提供的服务；第三，专利蟑螂往往要等到实体企业参与者进行不可逆转的投资之后，再提出其专利侵权的权利主张；第四，专利蟑螂获得专利的目的，只在于从专利侵权诉讼或以专利侵权诉讼相要挟中，获取巨额赔偿；第五，专利蟑螂利用其“非实施”的经营模式，有效地避免了专利诉讼中遭到反诉，始终使自己在相关市场中处于一种主动地位；第六，专利蟑螂往往拥有一些权利要求界限不明确的专利，他们利用这些宽泛的专利，同时向多家企业提出许可费的主张，即使是没有具体的侵权证据，他们也通过要挟这些企业为了避免高额的诉讼成本和不确定的审判结果，而选择与其进行和解；第七，专利蟑螂往往会注册大量空壳公司而隐藏其行为，一旦达成和解，就会要求对方签订禁止披露协议，导致被告很难使用一些常规性防御策略，例如分担诉讼费用而非个别解决。

    （二）专利蟑螂诉讼案件激增

    近年来，美国专利蟑螂日渐活跃。2010年，专利蟑螂共发起专利侵权诉讼729件，约占全部专利侵权诉讼的29%；2011年，此类案件数量增长到1，507件，约占到全部专利侵权诉讼的45%；而到了2012年，专利蟑螂共提起诉讼2，921件，约占全部专利侵权诉讼案件总数的62%。

    《报告》认为，导致专利蟑螂诉讼猛增的原因主要有三个：

    第一，计算机软件专利保护范围更广，而且数量与日俱增，更容易引发诉讼争议。根据美国政府统计，专利蟑螂诉讼中，82%是基于计算机软件发起的侵权诉讼；而其他主体提起的专利侵权诉讼中，只有30%是软件专利侵权案件。同时，计算机软件专利侵权诉讼发生机率是化工专利的近5倍；而商业方法专利的侵权诉讼发生机率约为化工专利的14倍。

    第二，专利蟑螂诉讼成本低。20世纪初期，专利技术主要由生产商所控制。竞争对手之间，容易在复杂产品的竞争过程中侵犯对方的专利权。后来，为了避免在专利诉讼中彼此竞争，他们往往通过交叉许可的方式解决专利纠纷。但现在，专利蟑螂由于其不制造任何产品，没有产品的竞争对手，不存在被其竞争对手提起诉讼的可能性。而且，现有诉讼制度并不限制某一诉讼主体同时起诉多家公司。因此，专利蟑螂一旦做好了诉前准备，就可以在后续的诉讼中同时起诉多家企业，通过低成本的方式主张权利，向被告施加压力，进行和解，从而获得巨大的收益。

    第三，专利侵权诉讼结果和花费的不确定性。很多专利在授权后，其专利权可能还处于不确定状态；许多专利的持有人或使用人，也更倾向于在法庭外解决争端。这种解决方式，更多地取决于对方考虑到的诉讼的机会成本和风险成本。专利蟑螂的法律成本相对较低，因为他们不必要提供其专利侵权主张的证据，也不用支付生产的固定成本。因此，专利蟑螂更有动力选择拖延诉讼，从而给被告方施加压力。

    （三）专利权的不确定性推动了专利蟑螂商业模式

    发明人获得专利的条件，是该技术必须具有清晰的权利要求。《报告》指出，美国专利商标局（PTO）过去授予一些对于相关领域的普通技术人员来说只是满足了新颖性和创作性基本要求的技术以专利，这些专利创造性较低、但权利要求宽泛。因此，如何设定和掌握新颖性和创造性的标准，尤为重要。如果这一标准设定过低，则企业容易被诉侵权。因为在专利数量和商业利益的驱动下，许多发明者同时创造出很多近似发明。在软件领域，功能性的权利要求导致软件专利的权利要求基本覆盖了其特定功能的所有实施方式；甚至是，有几千个功能性的描述在许多专利里都可以被认为是权利要求的内容。对于一个发明人来说，很难判断这个发明是否具有“显而易见性”。专利权利要求的不确定性，导致专利侵权的不确定性，使得一些公司很难了解到自己的行为是否构成了专利侵权。所以，这种功能性的权利要求和保护范围的过宽，催生了专利蟑螂商业模式，并为之提供了较大的盈利空间。这些专利中间商获得更广泛的专利保护，并以诉讼相威胁，从中获利。即便是一个复杂专利产品中的某一项专利涉嫌侵权，该产品也不能再继续销售。这种状况，给大型企业和中小企业都带来巨大的损失。

    （四）专利蟑螂给美国创新与经济增长带来了危害

    《报告》指出，美国专利审判费用近来增速很快，标的额较小的案件，司法平均成本为65万美元。而针对一项超过500万美元的专利敲诈，所产生的法律费用平均达到2，500万美元。专利蟑螂的诉讼干扰策略给专利创新系统带来了巨大的经济成本，阻碍了研发的投入，为社会带来了巨大的危害。

    第一，专利实施人的直接损失。2011年，专利蟑螂从侵权诉讼的被告和被许可人处共获得290亿美元，比2005年增长了4倍。而这些费用中，仅有不到25%投入到创新中。另外，大部分专利蟑螂诉讼案件中，被告的防御成本超过其解决争议的成本。

    第二，因专利无法实现产业化而导致的私人损失。通常认为，侵权诉讼中被告的损失应与原告获得的收益相一致。然而，很少有这样的价值转移实际发生。从2000年到2010年，14家专利蟑螂企业，通过专利侵权诉讼获得76亿美元的收益；而与此同时，诉讼中的被告企业的同期股票市场价值，减少了870亿美元。这意味着，专利蟑螂获取的利润还不到损失的10%。

    第三，被告企业股票价值的减少带来的其他社会影响。90%的被告股票价值的减少，意味着专利技术商业化和技术转移所带来的社会经济利益的减少。2007至2010年4年间，专利蟑螂诉讼带来的财富损失超过3000亿美元。这意味着，股票市场从技术产业化过程中丧失的机会价值，远远高于被告直接支付给专利蟑螂的费用。

    第四，因专利蟑螂诉讼侵扰导致社会创新降低。即便专利蟑螂在诉讼中败诉，这种长达几年的专利诉讼减少了本可以增加的社会创新。一项调查显示，一家被告公司在被诉期间，停止了公司的技术创新，导致相同产品的销量减少了三分之一。

    第五，因社会创新减少导致的社会损失。专利蟑螂引发的大量专利侵权诉讼，不仅导致被告企业股票市场价值的巨大损失，还引发了其他一系列社会损失，包括：消费者由于无法购买创新产品的损失；工人因为无法使用一些更高效的工艺流程，导致收入无法提高，仅能保持在一个较低水平。

    第六，专利蟑螂的受害者日益增多。近年来，专利蟑螂的受害者范围不断扩大，呈不断上升趋势。不仅是一些规模较大、家喻户晓、实力雄厚的企业，也包括还处于初创期的中小企业、个人用户和开发者，他们也正成为专利蟑螂敲诈的目标。《报告》统计，2012年专利蟑螂发出了超过100，000封律师函，威胁世界500强企业、小咖啡店业者及日常消费者。

    这些损害及影响，对于初创的小企业来说尤为明显。在对223个初创技术公司进行的调查中，40%的公司认为对其公司的运行有重要的影响，例如改变了其商业运行模式、退出机制、人员雇佣、资金的募集等。在116个被调查的企业中，年营业额1亿以上的公司都声称，专利蟑螂的要求影响到了其商业发展，并从其核心业务中谋取利益；其中，40%企业因专利蟑螂的活动导致他们调整生产，改变了其重要的产品。

    近年来，大型技术企业之间的“智能手机大战”，使得很多企业通过购买专利的方式来进行诉讼防御，以便在与竞争者的谈判过程中增加谈判的筹码。“防御性”购买专利，已经受到了美国国际贸易委员会（ITC）的审查，原因在于其成为反不正当竞争行为的潜在可能性。当专利技术中包含有技术标准，专利的持有人会从扩大的市场和许可机会中获得更多利益。同时，社会公众也可以从包含有最好的技术产品中受益。但是，一旦一个产品包含有技术标准时，对于专利持有人来说他可以在标准纳入之后提高产品价格。在2013年，PTO发布了一份执行ITC关于该现象的联合政策声明。同年，美国联邦贸易委员会（FTC）与谷歌公司协商，要求谷歌公司基于FＲAND条款，同意授予摩托罗拉公司专利的关键技术许可。

    （五）小结

    美国实行知识产权强保护政策，侵权赔偿额度较高。专利蟑螂利用此政策，通过策略来增加创新者的额外花费，以谋取自身利益。但是专利蟑螂的诉权滥用行为，却对美国创新与经济增长带来了较大的负面影响：整个社会的创新能力下降、人民收入减少和失业率上升。专利蟑螂的经营模式是基于这样的基本假设：目标公司宁愿庭外和解，也不愿意冒险在耗时费资的诉讼中让法庭决定是否侵权成立。在专利蟑螂诉讼中，此类目标公司占到了专利侵权案中的60%。本来，通过专利制度来激励创新，是以专利权人在其权利受到侵害时积极通过诉讼维护自身权利的方式来实现的；而专利蟑螂的出现，导致了专利诉权被滥用，成为专利挟持的一种手段。

    事实上，谷歌、黑莓等公司2013年4月联合上书司法部（DOJ）和FTC，要求对PAEs与专利研发生产企业之间达成的外包维权协议所产生的反竞争后果进行调查。〔5〕2这说明，“蟑螂”已进一步繁衍出了新的经营模式。不过，《报告》的着眼点还是集中在滥用诉权问题上。诉权之所以被滥用，就是在于利用了专利权的不确定性；这种不确定性，很大程度上又是技术的快速发展所导致的。因此，奥巴马政府的内部解决方案是致力于提高专利审查质量，提高新颖性的认定标准，更清晰地明确权利要求的范围，增强创新体系因应新技术和新商业模式的能力。不过，由于技术不断推陈出新和法律规则本身的滞后性，使得规制专利蟑螂成为一项需要不断调整的具有挑战性的任务。

    三、奥巴马政府专利新政

    （一）5项行政措施

    2013年6月4日，奥巴马政府宣布采取5项行政措施，并向国会提出7项立法意见。〔6〕这5项行政措施，旨在提高专利系统的透明度、清晰度，提供一系列的教育与服务，以便为创新者提供良好的创新环境。

    第一，明确真正的利益主体。专利蟑螂通常设立空壳公司来隐藏其专利滥诉行为。这种方式，使得其对手在与其空壳公司进行和解谈判时，不了解专利权的真实权利状况，不知道空壳公司与其背后的专利蟑螂之间的关系，更不知道其背后甚至可能存在的多个专利蟑螂之间的关联。鉴于此，PTO将制定相关程序规则，要求专利申请人和专利所有人在PTO进入行政程序之前，更新专利所有人的信息，特别是要说明控制专利或控制专利申请的“最终的专利主体”。

    第二，限缩功能性权利要求。AIA法案促进了专利审查程序的改善，提高了总体的专利质量。但是，利益相关方依然提出过于宽泛的权利要求；在软件领域，这种现象尤为突出。鉴于此，PTO将针对性地培训专利审查员，以帮助审查员更好地审查功能性的权利要求。同时，在接下来的6个月内，将采取一系列措施来提高权利要求的清晰度，例如制定新的专利分类标准加以明晰，并在专利说明书中使用词汇表以帮助软件领域的审查员。

    第三，保护下游使用者。目前，专利蟑螂的攻击目标开始更多地指向主流零售商、消费者及其他含有专利技术的终端用户。这些下游使用者，往往只是因为使用销售点的软件或者一种特别的商业方法而受到指控。事实上，终端用户不能因为仅仅只是使用一种产品而被起诉。在面对耗资费力的专利侵权诉讼或相应的和解谈判之前，这些下游使用者需要通过更为便捷的方式了解到自身的权利。PTO将为此提供一系列新的教育和服务，包括提供一个通行的英文网站，以解答那些面对专利蟑螂诉讼的被诉人所关心的问题。

    第四，扩大专业的宣传和研究。为了维持美国创新系统并使之在面临挑战时始终充满活力，需要更多专业人士或团体的积极关注与参与，并为之提供数据支撑：专利持有人、研究机构、消费者维权机构、公益团体以及社会公众等在推进专利工作中发挥着重要作用。2012年，PTO、DOJ和FTC召开了圆桌会议和研讨会，对于推进该进程提出了有价值的建议。PTO将扩大外联工作，包括在全美组织为期6个月的一系列活动，为完善专利法律与政策挖掘新思想、新理念，并达成新的共识。同时，拓展PTO的爱迪生学者计划，吸纳顶尖专家参与美国PTO发展。另外，就滥用专利诉权问题，进行更加深入的调查和研究。

    第五，加强337禁令的执行程序。一旦ITC发现进口产品违反337条款而发布禁令，那就应该由美国海关与边防局（CBP）和ITC负责判断和认定某一进口产品是否落入禁令的管制范围。作出这种判断和认定具有一定的难度，特别是针对诸如智能手机之类的高技术产品而言。知识产权实施协调员将对此进行部门间的审查，以确保禁令执行过程的透明性和有效性。

    （二）7项立法意见

    与其行政措施相配套，奥巴马政府建议国会应该采取以下7项立法意见，以便立竿见影地解决创新者所面临的主要困扰。

    第一，披露真正的利益主体。要求专利持有人和专利申请人披露“真正的利益主体”，也即真正的利害关系人。任何人在发出专利侵权警告函、提起专利侵权诉讼或者要求PTO审查专利时，都必须更新并提供专利所有权人的最新信息。PTO或者地区法院在上述主体不遵守规定时，予以处罚。

    第二，在赔偿费用方面赋予法院更大的自由裁量权。根据《美国法典》（35U．S．C．§285）关于律师费的规定，“在特殊情况，法院也可判定败诉方负担胜诉方合理的律师费用”。在专利案件中，在判给胜诉方的律师费用方面，赋予地区法院更大的自由裁量权，以进一步遏制滥用专利诉权的行为。

    第三，扩大PTO关于商业方法专利的过渡程序。将商业方法专利的过渡程序扩大至更为广泛的涉及计算机功能的专利领域；同时，在专利审判与上诉委员会（PTAB）审理之前，允许更多的质疑者作为申请人请求进行专利有效性审查。

    第四，限制消费者或商业经营主体在产品使用中的责任。对于消费者、商业经营主体按照产品本身的用途或特定目的来使用产品的，应予以免责。同时，在同一案件中对供应商、零售商或制造商提起侵权诉讼时，应停止针对消费者的诉讼，以免波及消费者对于产品的使用。

    第五，修改ITC签发禁令的标准。在eBay Inc．，et al．v．Merc Exchange，L．L．C．一案中，联邦最高法院确立了发布永久禁令（permanentin junction）的传统四要素测试规则。ITC现有的标准应予修改和提高，以便与法院系统所适用的标准保持一致性。

    第六，提高专利侵权警告函的透明度以遏制滥用诉权。鼓励通过便于公众接触和查阅的方式公开发布专利侵权警告函，以帮助并遏制滥用专利诉权的行为。

    第七，改进ITC对行政法官的聘用。确保ITC聘用行政法官时有足够的权力和灵活性。

    （三）小结

    近年来，专利蟑螂的投机行为饱受诟病。虽然有人称其商业模式在一定程度上促进了专利价值的实现，但是更多的人痛恨这种商业模式给创新和就业带来的负面效应。奥巴马政府6月4日发布了5项行政措施和7项立法意见之后，得到了美国国会议员们的响应。6月6日，18名国会议员联名上书FTC，请求其采取措施打击专利蟑螂。议员们声称非常关注实践中专利蟑螂对技术终端使用者的攻击和掠夺，他们敦促，“FTC作为一个保护消费者免于受到欺诈和不公平对待的机构，应该审查专利蟑螂针对终端用户的错误行为，若出现《联邦贸易委员会法案》第5条规定的欺诈或不公正行为，则应该行使其应有的权力”。FTC当月20日表示，将针对那些仅利用专利技术获取许可费用，而并非制造产品的专利蟑螂进行全面调查。

    当然，也有人对于奥巴马政府的专利新政持不同意见。以微软为代表的高科技公司认为，大量软件专利必须依赖于功能性的权利要求，对此类权利要求的限制，将导致软件专利申请者无法获得授权，大多利用软件进行创新的行业（从制造业到生物科技行业）将面临风险。还有人认为，专利制度已经失控，其本身就是导致专利蟑螂滋生的根本原因，应该彻底检讨并全面改革现行的专利制度，奥巴马政府现在推出来的改革措施，无法解决专利制度中现存的根本性问题。不过，总的来说，美国是一个市场化程度非常高、权利意识非常强的法治国家，奥巴马政府的专利新政可能在一定程度上能够遏制专利蟑螂的活动，但其行政措施是否能够从根本上有效，其立法建议是否能够透过国会得以实现，还得拭目以待。

    四、国会SHIELD法案

    （一）SHIELD法案主要内容与立法进程

    事实上，国会议员们也在酝酿着通过立法遏制专利蟑螂。SHIELD法案2012年首次提出，因诸多不足之处，终未走到下一步。2013年2月，民主党和共和党两党议员联手，再次提出。SHIELD法案旨在修改《美国法典》（U．S．Code）第35编第29章的内容，防止高科技创新者陷于恶意挑起的法律纠纷之中。主要内容包括以下四个部分：

    第一，适用范围的扩大。2012年SHIELD法案主要针对涉及计算机硬件和软件的诉讼。但2013年SHIELD法案则大不相同，其适用范围扩大到了所有的专利诉讼领域。

    第二，对于提起专利诉讼的主体的条件有严格的限定。2013年SHIELD法案规定，提起专利侵权诉讼主体如果没有满足下列条件之一的，则对方当事人可以要求法院做出有利于自己的判决（moveforjudg-ment）：第一，原始发明者（包括发明者、合作发明者或者原始发明人或合作发明人）及其代理人；第二，专利开发人，即能够向法院提交文件，证明通过专利的生产或销售在专利的开发过程中进行了实质投资的投资方；第三，大学或技术转让机构，即为（1）高等教育机构；或者为（2）技术转让机构，这一机构最初的目的就在于为高等教育机构技术开发的商业化提供便利。