详解多方复审（IPR）程序2

尽管授权后复议程序的立案比例在过去数年内略有下降（参见图2），但如图3所示，该比例对于无效请求人而言仍相对有利。

图 2：授权后复议程序总体启动审理比例（IPR、CBM和PGR）[26]

图3：科技领域启动比例[27]

在做出立案决定后的一个月左右，诉讼双方将与负责审理该程序的由三名法官组成的审理小组召开首次电话会议[28]。在这次电话会议中，诉讼双方将讨论在该程序中各自希望提起的任何动议、审理中关键事件的时间表及诉讼方认为PTAB应该知悉的任何其他问题。在首次电话会议结束后的一周或两周内，PTAB将发出审理进程表，列出IPR后续程序中将适用的截止期限日期，包括专利权人回复、无效请求人回复、排除性动议及口头审理的日期等。

步骤4：专利权人证据开示期和专利权人答复书

启动审理决定（Institution Decision，即立案决定）触发专利权人证据开示期的启动。证据开示期历时三个月，在此期间内专利权人在准备答复书时可以从无效请求人处取得一些有限的资料。

在美国的常规诉讼中，不论在联邦地区法院还是在国际贸易委员会进行，“证据开示”常规会包括录取证人的宣誓证言、要求出示文件、以书面讯问方式提出问题，以及就某些事实要求承认等。虽然PTAB的规则也允许使用这些机制，但是在IPR程序的实践之中，“证据开示”通常只限于对已经提交声明书的证人录取证言。[29]因此，在专利权人证据开示期内，专利权人通常会向无效请求人的专家录取证言。[30]   

专利权人证据开示期结束后，专利权人将会提交一份专利权人答复书。在该答复书中，专利权人将会提出论点，说明为何PTAB启动审理决定中的理由并不造成受质疑的权利要求不符合专利条件。专利权人在提交答复书的同时可提出额外的证据，包括文件和证人声明书等。

在专利权人答复书到期的同一日，专利权人还可以提交一份修改受质疑权利要求的动议并提交新的替代权利要求。由于在IPR程序中修改专利权利要求的标准非常高，而且责任落在专利权人身上，[31]因此在实践中很少有专利权人采用这个机制。这种选择大概是有道理的：PTAB批准修改动议的几率很低。根据美国专利商标局2016年4月进行的一项调查显示[32]，PTAB只批准了约2% 的完全修改动议和约3% 的部分修改动议：

图4：美国专商局对授权后复审程序修改动议的调查

步骤5：无效请求人证据开示期和请求人答复书

专利权人提交答复书后，请求人的证据开示期开始。这个 证据开示期好像专利权人证据开示期的倒影，通常无效请求人的证据开示也仅限于对专利权人的声明人（即提交声明书的证人）录取证言。

请求人证据开示期完结时，请求人将会提交一份答复书。答复书不能提出新的理由说明受质疑的权利要求为何不符合专利要求，并且请求人也不能更改其论点以依靠新引述的在先技术。该答复书仅允许请求人有机会回应专利权人在其答复书中提出的论点。

请求人还可以随其答复书提交新的证据，包括额外的声明书和文件。可是，请求人应慎重思考是否应提交由相同的专家作出的另一份声明书。虽然规则允许该做法，但提交这样一份新声明书会给专利权人再次对该专家证人录取证言的机会，也就是让专利权人有另一次机会攻击证人的立场。专利权人也可以争论称请求人已不正当地将新的论点引入答复书中，而这个做法是PTAB规则所禁止的。专利权人甚至可以基于这个原因请求将声明书取消。部分由于这些原因，极少请求人在这个阶段提交由他们的专家作出的第二份声明书。

一般来说，在请求人答复书到期当日，请求人也可以针对专利权人的修改动议（如曾有提交的话）提交一份异议书（Opposition）。

步骤6：在PTAB进行口头辩论

通常在请求人提交答复书之后的二至三个月左右，PTAB将会安排一场口头审理。口头审理通常在USPTO位于弗吉尼亚州亚历山德里亚的总部（处于华盛顿哥伦比亚特区外围）举行，由双方派员亲身出席。虽然有这项惯例，但如有要求以电话方式举行辩论，PTAB将会予以考虑。PTAB的大多数法官都在美国专商局的总部办公，但有些法官会从美国专商局其中一个卫星办公室通过视频馈送远程出席辩论会。

一般而言，PTAB给予每一方30分钟的口头论述时间。请求人首先陈述论点，并有权保留一部分本方时间以便进行反驳。接着由专利权人回应请求人的论点。最后程序以请求人提出反驳论点结束。

在口头审理之前的时间，双方将会准备展示性证据和提交将某些证据排除在外的动议。对于排除证据的动议，PTAB通常留待最终书面决定时作出裁定。

在口头审理过程中，双方可使用展示性材料（例如PowerPoint投影片）凸显证据的某些部分，并作为协助法官的视觉辅助工具。这些展示性材料须在聆讯之前由双方进行交换，双方应尝试在辩论当日之前解决任何异议。

根据作者的经验，少一点展示性材料往往造就更有说服力的论点陈述。有效的展示性材料不是提出冗长的论点以致法官分心，而是作为视觉辅助工具突出关键要点，以使论点陈述更为有效（而非分散人们的注意力）。

尽管PTAB允许在口头审理中使用展示性材料和证物，可是PTAB一般不允许证人作证，不论是现场还是以录像进行。因此，双方应利用各自的陈词凸显其在录取证人证言期间获得的任何重要的交叉讯问证词。PTAB的规则亦允许双方提交“对交叉讯问的观察之动议”，这项动议可以用来提请PTAB注意一方在提交最后陈辩书之后获得的特别重要的证词。

步骤7：最终书面决定

在做出启动复议决定后一年内，PTAB将会就受质疑的权利要求是否符合专利要求出具最终书面决定。[33]和启动复议决定一样，最终书面决定将会总结双方的论点、解决任何余下的权利要求解释问题，以及详细地解释说明受质疑的权利要求是否符合专利要求。

在最终书面决定作出后，败诉方有10日时间提出重审要求 – 基本上是要求PTAB重新考虑其裁定。这些要求鲜有获批准，实务当中一般不值得提出。

一方如对PTAB的裁定的任何方面不服，可向联邦巡回上诉法院（CAFC）提出上诉。提交上诉请求的时间约为60日。

第三部分：须特别留意之处

IPR程序固然提供了机会，可是用户在采用这个策略之前应留意一些挑战，其中最大的挑战是禁止反言规定、提交申请的时间限制，以及申请本身的重要性等。

禁止反言

为了减轻专利所有人就同一专利遭受多番挑战的顾虑，美国国会设定了一些规则，如果某一专利权利要求经过IPR程序仍然有效，则申请人在另一个法律程序中主张该项权利要求无效的能力将会受到限制。最终书面决定一经发出，申请人不能以其在多方复审程序中“已提出或合理预期应可提出”的任何理由称同一个专利权利要求无效。[34]这个限制称为“禁止反言”，意思是申请人不能再次在USPTO、联邦地区法院或美国国际贸易委员会提出相同或类似的无效性论点。

对无效请求人来说，幸好IPR程序的禁止反言规定自身也是有限制的。在IPR程序中不允许提出的无效性理由，仍可在另一案件中提出。例如，申请人即使在IPR程序中败诉，仍可在美国联邦地区法院或国际贸易委员会主张有关专利基于缺乏专利标的适格性（根据U.S.C. 第35卷第101节）或基于不明确性（根据U.S.C. 第35卷第112节）而无效。[35]由于IPR程序仅限于专利与印刷刊物，申请人亦可基于实物产品的公开销售或披露提出无效性的论点 – 即使该产品与IPR程序中使用的引证结合亦如是。[36]   

IPR程序禁止反言也不适用于请求中提出但最终没有在IPR程序中涵盖的理由。[37]一些法院更加将这个原则扩大，裁定禁止反言不适用于没有在申请中提出的任何理由。[38]然而，这属于少数意见，并未受到广泛采用。

时间限制

决定何时提交IPR请求是另一个至关重要的考虑。法律规定如希望提交IPR请求，请求人须在其被送达专利侵权起诉书后一年内提交申请。[39]一方如先前已在美国的联邦地区法院提起诉讼挑战专利的有效性，则不可提出IPR请求（但在专利侵权的诉讼中仅针对无效性而提出反诉，则并不触发这项规则）。[40]   

应何时提交IPR请求是一个重要的决定。例如，提早提交请求可能增加暂停（基本上指停顿）未决的联邦地区法院诉讼的可能性，直至IPR程序完结为止。这样将迫使专利权人暂停其提起的侵权诉讼转而在PTAB为其专利权利要求的有效性辩护。这个情况可能提供和解的优势。

然而，等到接近一年期限结束时才提交IPR请求也有其优势。例如，在一年期限将尽时提交申请，会有更多时间查找在先技术、强化论点，以及咨询行业专家的意见以便准备强有力的申请。暂缓提交请求，也可让一方在美国联邦地区法院或国际贸易委员会先测试性地提出其无效性论点，以取得专利权人在答复时表达的有效性立场。精明的申请人可利用该信息强化其IPR请求。如果企业同时面临的相关专利讼诉进程较快，例如在某些高效的联邦地区法院或在国际贸易委员会 (在国际贸易委员会暂停诉讼的可能性很低)，可以重点考虑此种策略。这是因为提交IPR请求有时间限制，在进程较快的案件中更有可能及时得知对方的立场以决定是否应该提交IPR请求。

申请的重要性

正如本文第二部分的步骤显示，请求书是请求人享有的向PTAB提出论点的少数机会之一。此外，PTAB的规则严格禁止在请求书提交后加入新的论点。基于这些原因，申请人竭尽全力准备尽可能完美的申请是至关重要的 – 从多重意义上讲，这都是直接向PTAB提出无效性论点的唯一机会。

在提交之前，请求人应与专家紧密合作，为论点增加支持并且提供尽可能多的细节。字数限制使这项工作变得困难，但准备一份无瑕疵的、强有力的请求书的重要性却是无庸置疑的。                                                          

一份强有力的请求书的重要性可由PTAB日益严厉对待“跟进”或连环请求（即指同一申请人提出后续申请挑战同一专利权利要求）进一步得到印证。在2017年5月的一个会议上，PTAB的首席法官大卫·鲁施克（David Ruschke）指出连环的IPR请求是“头号问题”。[41] 

就在之前的一个月，由PTAB作出的一个决定勾勒出一个五点因素规则，非常不利于那些已得到专利权人初步答复或PTAB启动复议决定的利益后提出另一项请求的请求人。[42]在该决定中，PTAB指出“请求人作出多番攻击，按着专利权人的论点和PTAB就上一次挑战而作出的决定，顺势作出调整，这种情况有潜在的不公平性”。[43]故此，请求人不能指望靠提交新的请求来纠正任何错误或疏忽 – 第一次请求就必须尽可能做到强有力和完整。

结论

以下列表显示在决定IPR程序是否适合您商业策略时应该考虑的一些因素：

正如在本文中所讨论，IPR程序可以是一家企业的知识产权策略当中很有价值的组成部分。企业可以主动地使用IPR以使可能妨碍其在美国市场竞争的专利无效。同时，当企业在联邦地区法院或国际贸易委员会被控告专利侵权时，IPR也可被用作无效专利的低成本并有效的方法。

然而，虽然IPR使迅捷的专利无效决定成为可能，但却并非必定成功。特殊的规则，加上PTAB法官个体化的期望，需要有经验丰富的专业人员给予深思熟虑的意见，方能最大化公司取得成功结果的机会。